Der Umfang des Vergleichs des Standes der Technik bei Geschmacksmusterverletzungen

von Dennis Crouch

Die anhängige Berufung im Fall Columbia Sportswear North America, Inc. gegen Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) wirft eine Reihe wichtiger Fragen zum Designpatentrecht auf, einschließlich der Frage des ersten Eindrucks vom Umfang des „Vergleichs des Standes der Technik“, der für die Verletzungsanalyse durch gewöhnliche Beobachter verfügbar ist, unter Egyptian Goddess, Inc. gegen Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc) und seinem wichtigsten Vorgänger Smith gegen Whitman Saddle Co, 148 US 674 (1893). Seit „Egyptian Goddess“ hat der Bundesgerichtshof dem beanspruchten „Herstellungsartikel“ erneut Bedeutung beigemessen, jedoch nicht im Vergleichsteil der Verletzungsanalyse.

Im Jahr 2021 erließ der Federal Circuit die wichtige, wenn auch kurzatmige Geschmacksmusterpatententscheidung In re SurgiSil, LLP, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021). In der Rechtssache SurgiSil entschied das Gericht, dass der in den Ansprüchen genannte bestimmte Herstellungsartikel nicht außer Acht gelassen werden dürfe, auch nicht zur Vorwegnahme. Das kosmetische Lippenimplantat von SurgiSil hat eine bemerkenswert ähnliche Form wie viele andere zweizackige Zylinder. Als Beispiel zeigt das Bild oben das SurgiSil-Lippenimplantat (unten) im Vergleich zu einem von Blick verkauften Blending-Stumpf nach dem Stand der Technik (oben).

Das PTAB kam zu dem Schluss, dass die Behauptung von SurgiSil vorweggenommen wurde, doch das Federal Circuit revidierte das Urteil und vertrat die Auffassung, dass ein Verschmelzungsstumpf kein Lippenimplantat vorwegnehme.

Anwälte für Gebrauchsmuster sind mit der Schreiber-Entscheidung vertraut, die die Verwendung nicht analoger Kunst für vorweggenommene Ablehnungen zulässt. In Bezug auf Schreiber, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997) („Ob eine Referenz analoge Kunst ist, ist irrelevant dafür, ob diese Referenz vorwegnimmt“). In gewisser Weise könnte Schreiber als Intendant von SurgiSil angesehen werden. In Wirklichkeit passen die beiden Entscheidungen jedoch gut zusammen und SurgiSil hat weder eine spezielle Geschmacksmusterpatentregel erlassen noch Schreiber abgelehnt. Vielmehr interpretierte Surgisil den streitigen Anspruch einfach so, dass ein Lippenimplantat erforderlich sei, und kam dann zu dem Schluss, dass ein Nicht-Lippenimplantat dieser Anspruchsbeschränkung nicht genüge. Ich möchte anmerken, dass es sich bei SurgiSil um die Berufung eines Patentanmelders beim USPTO handelte. Der Fall wurde vor 10 Monaten an das USPTO zurückverwiesen und es wurde noch kein Patent erteilt. Ich gehe davon aus, dass der Prüfer den Anspruch nun aus Gründen der Offensichtlichkeit zurückgewiesen hat.

SurgiSil verleiht dem beanspruchten „Herstellungsartikel“ in Verbindung mit der vorherigen Entscheidung des Gerichts in der Rechtssache Curver Luxembourg, SARL gegen Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019) neues Gewicht. Eine offene Frage ist, wie sich dieser Schwerpunkt in der Verletzungsanalyse im Fall Egyptian Goddess, Inc. gegen Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc) auswirken sollte.

Der Umfang eines Geschmacksmusterpatents wird typischerweise durch den angegebenen Herstellungsgegenstand und die einzelne in den Zeichnungen dargestellte Ausführungsform bestimmt. Ein beanstandeter Entwurf muss nicht exakt mit den Zeichnungen übereinstimmen. Vielmehr fragen wir, ob ein „normaler Beobachter“ getäuscht würde, dass es sich bei dem beschuldigten Design um das patentierte Design handele. Ägyptische Göttin. Bevor der Vergleich durchgeführt wird, sollte sich der normale Betrachter mit dem Stand der Technik vertraut machen (falls das Problem aufgeworfen wird). Zur Beurteilung des Umfangs der Ansprüche wird der Stand der Technik herangezogen. Wenn es keinen auch nur annähernd ähnlichen Stand der Technik gibt, wird dem patentierten Design für den gewöhnlichen Betrachter ein breiterer Anwendungsbereich zugeschrieben; Wenn andererseits der Stand der Technik dem patentierten Design sehr ähnlich ist, ist der Schutzumfang des Patents eng. Bemerkenswert ist, dass der Vergleichsstand der Technik nur auf Geheiß des angeklagten Rechtsverletzers herangezogen wird, sodass sich das Problem strategisch nur dann stellt, wenn der Beklagte über Beweise für einen sehr ähnlichen Stand der Technik verfügt.

Die offene Frage : Auf welchen Stand der Technik sollten wir bei einem Vergleich achten? Diese Frage liegt dem Gericht im Fall Columbia Sportswear North America, Inc. gegen Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) (anhängig beim Federal Circuit) vor. In dem Fall verfügte der angeklagte Rechtsverletzer (Seirus) über einen treffenden Vergleich mit dem Stand der Technik. Das einzige Problem besteht darin, dass die Referenzen von unterschiedlichen Herstellungsartikeln stammten, die weit entfernt von Columbias angeblichem „wärmereflektierenden Material“ waren. Aufgrund der Möglichkeit der Gewinnabschöpfung, die in Geschmacksmusterpatentfällen zur Verfügung steht, ist der Fall potenziell groß. 35 USC 289 („[der Verletzer] haftet gegenüber dem [Patent-]Inhaber in Höhe des Gesamtgewinns [des Verletzers]“). Und wir können davon ausgehen, dass eine Entscheidung hier auf der Verletzungsseite ein starkes Potenzial hat, das auch bei jeder Offensichtlichkeitsanalyse zum Tragen kommt.

Ich habe bereits über den Rechtsstreit zwischen Columbia und Seirus geschrieben, bei dem es um die reflektierende (aber wasserdurchlässige) Innenschicht geht, mit der beide ihre Kaltwetterausrüstung auskleiden. Columbias Designpatent Nr. D657.093 beansprucht das „ornamentale Design eines wärmereflektierenden Materials“, wie in den Zeichnungen gezeigt. Wie Sie den Abbildungen 1 und 2 unten entnehmen können, weist das Design ein wellenförmiges Design auf, das nach Angaben des Erfinders (Zach Snyder) von seiner Zeit in Arizona inspiriert wurde, als er Hitzewellen-Trugbilder sah, die aus dem Boden aufstiegen.

Das Seirus-Produkt ist ähnlich und verwendet ein Wellen-/Wellendesign. Frühen Seirus-Produkten fehlte das Branding, aber Seirus fügte den Designs später seinen Markennamen hinzu, um für seine Marke zu werben und Verwirrung zu vermeiden. Wenn Sie diese Designs auf Bekleidungseinlagen gesehen haben, stammt es von der Marke Seirus. Obwohl Columbia über das Patent verfügt, brachte das Unternehmen sein Produkt zunächst mit einem Pixeldesign auf den Markt (das durch ein separates Designpatent abgedeckt ist) und entschied sich später, die Welle nicht zu übernehmen, um Verwechslungen mit Seirus zu vermeiden.

Bei der Verhandlung wurden den Geschworenen Bilder des Patents sowie des beklagten Produkts gezeigt, damit sie den gewöhnlichen Beobachtertest durchführen konnten. Die Verletzungsanalyse der ägyptischen Göttin erfordert auch die Berücksichtigung des Standes der Technik. Seirus präsentierte einige optisch ähnliche Referenzen, darunter ein Gebrauchsmuster aus dem Jahr 1913, das die innere Reifenauskleidung abdeckte. (Abb. 5 unten aus US1.515.792). Das Gericht beschränkte den Vergleichsbereich des Standes der Technik auf Stoffe für den Vergleich der ägyptischen Göttin. Dieses Reifenpatent wurde zugelassen, weil die Innenschicht aus Stoff bestand.

Im Prozess stellte sich die Jury auf die Seite des Angeklagten Seirus und stellte fest, dass das Patent nicht verletzt worden sei.

Im Berufungsverfahren argumentiert der Patentinhaber nun, dass die Verletzungsanalyse des Standes der Technik („Vergleich des Standes der Technik“) durch den im Patent angegebenen Herstellungsartikel eingeschränkt werden sollte. Hätte das Gericht in Columbia den Vergleich des Standes der Technik nur auf diejenigen beschränkt, die „wärmereflektierendes Material“ aufweisen, wäre alles ausgeschlossen worden. Das Bezirksgericht ließ jedoch den Stand der Technik aus nicht verwandten Künsten zu und ging dann noch einen Schritt weiter, indem es Columbia davon abhielt, die Jury aufzufordern, den nicht verwandten Vergleich zum Stand der Technik abzulehnen. Der Grundgedanke, den Vergleich des Standes der Technik einzuschränken, geht auf die gleichen Vorstellungen zurück, die der Bundesgerichtshof in den Rechtssachen SurgiSil und Curver Luxembourg geäußert hat: Geschmacksmusterpatente decken nicht bloße Designs ab, sondern vielmehr Designs „für einen Herstellungsgegenstand“. 35 USC 171. Und dieser „Herstellungsartikel“-Teil des Gesetzes sollte weiterhin im Vordergrund aller Geschmacksmusterpatent-Doktrinen stehen. Im Fall „Egyptian Goddess“ deckte das Patent das „ornamentale Design für einen Nagelpuffer“ ab und alle Vergleichsreferenzen zum Stand der Technik betrafen ebenfalls Nagelpuffer. 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008). Auch im Fall Whitman Saddle war das streitige Geschmacksmuster auf einen „Entwurf für einen Reitsattel“ gerichtet, und der im Vergleich herangezogene Stand der Technik war ebenfalls ein Reitsattel. 148 US 674 (1893). Das Bezirksgericht in Kolumbien lehnte es jedoch ab, den Vergleich des Standes der Technik nur auf denselben Herstellungsartikel zu beschränken. Das Bezirksgericht gelangte zu dem Schluss, dass ein solches Urteil zu Unrecht zu viel Funktionalität in das Designpatentrecht einbringen würde – Designpatente decken die Form ab, nicht die Funktionalität.

Meiner Meinung nach ist Columbias Vorschlag einer strikten Beschränkung der Herstellungsartikel zu einschränkend, da er weder die Perspektive eines Designers noch eines gewöhnlichen Beobachters widerspiegelt und weil er die Möglichkeit zu unangemessener Spielerei beim Verfassen der Ansprüche bietet. Als alternative Rechtsregel schlägt der Patentinhaber vor, den Umfang des Vergleichs des Stands der Technik auf Artikel zu beschränken, bei denen es sich entweder um denselben Herstellungsartikel handelt oder um „Artikel, die so ähnlich sind, dass ein Durchschnittsfachmann bei seinen Entwürfen auf solche Artikel achten würde“. Der Test stammt aus Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997) und wurde verwendet, um den Umfang des Stands der Technik für einen Offensichtlichkeitstest zu definieren, und nicht zum Vergleich des Stands der Technik für die Verletzungsanalyse. Es erscheint jedoch im Großen und Ganzen sinnvoll, dass derselbe Umfang des Stands der Technik sowohl für die Offensichtlichkeit als auch für die Verletzungsanalyse berücksichtigt werden sollte – obwohl die Offensichtlichkeit aus der Sicht eines erfahrenen Designers und die Verletzung für den normalen Betrachter (d. h. den Verbraucher) betrachtet wird.

Ich würde argumentieren, dass selbst Columbias breiterer alternativer Ansatz zu eng ist. In Columbias geltend gemachtem Patent zeigen die Bilder (unten) die Verwendung des Materials als Innenfutter für verschiedene Kleidungsstücke sowie als Außenfutter für einen Schlafsack. Für mich würde es Sinn machen, dass ein normaler Beobachter von anderen Bekleidungseinlagen getäuscht werden könnte, die die gleiche Welle verwenden, selbst wenn sie nicht „wärmereflektierend“ sind; und daher sollte es einer Jury gestattet sein, diese Produkte als Vergleich zum Stand der Technik in der Verletzungsanalyse der Egyptian Goddess zu betrachten. Unglücklicherweise für Columbia macht meine umfassendere Vorstellung von vergleichendem Stand der Technik ihren Fall schwierig, da mindestens eine der der Jury vorgelegten Vergleichsreferenzen das Wellenmuster war, das als Außenfutter einer Regenjacke verwendet wurde, US5626949, und alle Referenzen sind einige davon Form von Stoff. Darüber hinaus öffnete Columbia in gewisser Weise die Tür zu einem sehr breiten Vergleichsspektrum des Stands der Technik, indem es Abbildung 1 (siehe oben) einbezog und das Material als Muster unabhängig von einer bestimmten Anwendung (wie z. B. den in anderen Abbildungen gezeigten) beanspruchte.

Es gibt zwei wesentliche Verfahrensmechanismen, die den Umfang des Vergleichs des Stands der Technik einschränken. (1) den Stand der Technik als irrelevant von der Prüfung ausschließen; (2) Erlauben Sie der Jury, die Beweise zu prüfen, gestatten Sie den Parteien jedoch auch, Beweise dafür vorzulegen, inwieweit der Stand der Technik den normalen Beobachter oder erfahrenen Handwerker beeinflussen könnte. Dies sind alles Fragen, die im Hinblick auf die Gültigkeit und Offensichtlichkeit von Gebrauchsmustern wiederholt bearbeitet wurden (und über die weiterhin gestritten wird), aber im Zusammenhang mit der Verletzung von Geschmacksmusterpatenten nach „Egyptian Goddess“ sind sie noch unentschieden. In der Berufungsschrift werden drei konkrete Fragen gestellt:

Columbia Sportswear North America, Inc. gegen Seirus Innovative Accessories, Inc. (Fed. Cir. 2022) (Eröffnungsschriftsatz des Beschwerdeführers).

Lassen Sie uns nun über das Logo sprechen . Die obige Abbildung könnte das Schlüsselexponat des gesamten Falles sein. Die Abbildung zeigt das Seirus-Design mit einer Überlagerung aus Abbildung 2 des Columbia-Patents. Wie Sie sehen können, passen die Wellen fast perfekt (nach etwas Größenänderung). Eine detaillierte Analyse kann andere Unterschiede in den Wellen finden, aber der wichtigste visuelle Unterschied ist das wiederholte Seirus-Logo.

Die Bedeutung dieser Logos war ein Schlüsselelement der vorherigen Berufung in diesem Fall. Columbia Sportswear NA, Inc. gegen Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019) (Columbia I) Der wichtigste Präzedenzfall von LA Gear, Inc. gegen Thom McAn Shoe Co., 988 F .2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1993) weist darauf hin, dass ein Nachahmer einer Geschmacksmusterverletzung nicht entgehen kann, indem er Produkte mit einem anderen Handelsnamen kennzeichnet. (Bilder des LA Gear-Patents und des angeklagten Rechtsverletzers unten). Im Fall Columbia I zeichnete der Federal Circuit LA Gear mit der Begründung aus, dass der Präzedenzfall „dem Sachverständigen nicht verbietet, ein Zierlogo, seine Platzierung und sein Erscheinungsbild als einen von anderen möglichen Unterschieden zwischen einem patentierten und einem beschuldigten Design zu betrachten.“ Ausweis. Vielmehr sollte das Logo aufgrund seiner „Wirkung als Gesamtdesign“ betrachtet werden. Ausweis. (Zitat von Gorham).

Im zweiten Prozess konzentrierte sich Seirus einige Zeit auf die Logos als wichtige Designelemente, und das könnte für die Jury durchaus den Unterschied ausgemacht haben. Insbesondere lieferte Seirus Beweise dafür, dass die Logos dekorativ angeordnet und gestaltet waren, um sowohl dekorativ zu sein als auch Aufmerksamkeit zu erregen. Darüber hinaus werden die Logos verwendet, um die Welle aufzubrechen, damit die Leute nicht hypnotisiert werden. Mit anderen Worten: Die Logos waren mehr als nur eine bloße Kennzeichnung. Dennoch hat Columbia im Berufungsverfahren das Berufungsgericht gebeten, diese Fragen noch einmal in Form von Einwänden gegen die Anweisungen der Jury zu klären:

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